최근 4년간(‘19~’22) 중국과 동남아(베트남, 태국, 인도네시아)에서 외국기업이 K-브랜드 상표를 무단 출원해 피해가 커지고 있다고 특허청이 밝혔다. 품목별로 화장품(18.7%) 피해가 가장 많았고 전자기기(15.3%) 의류(15.1%) 순이었다. K-콘텐츠 확산에 따라 우리 기업 브랜드 인지도에 편승하려는 상표 무단선점이 성행하고 있다는 분석이다.
특히 중국에선 상표브로커에 의해 우리 기업들이 괴롭힘을 당하고 있는 것으로 나타났다. 그중 김광춘이 유명하다. 그는 2013년부터 우리 기업 상표를 무단 선점해, 중국 진출 시 고가에 양도하는 방식으로 수천만, 수억원을 가로챘다. 우리 기업으로선 자신의 상표를 돈으로 주고 사야하는 어처구니없는 상황에 몰린 것이다.
때문에 무엇보다 빨리 중국에 상표를 출원해야 한다고 특허청은 당부했다. 만일 상표브로커에 내 상표를 이미 선점 당했다면 효과적으로 대응하는 방법하려면 어떻게 해야 할까?
상표브로커는 돈벌이 수단으로 상표를 출원하는 행위를 말한다. 그 유형은 ▲ 타인의 유명상표나 지명도가 높은 상표를 대량으로 모방, 선 등록 ▲ 기업의 유명 상표와 동일한 상표를 반복적, 악의적으로 선 등록 ▲ 유명인의 이름, 상호 등 타인의 권리 침범상표를 대량 출원 ▲ 반도체 및 컴퓨터에 사용하는 일반적인 기술명칭이나 용어와 같은 공공 자원을 대량 선 등록 등이다.
특히 우리 기업이 상표등록 허점을 노리는 교묘한 수법도 동원한다. 보통 기업들은 자신의 비즈니스 관련 업종만 상표 등록을 하는데 화장품은 3류(화장품류) 의류는 25류(의류) 등이다. 그런데 중국 상표브로커는 우리 기업의 정보를 포착해, 등록해 놓지 않은 14류(액세서리류) 등 연관성 있는 업종을 선점해 피해를 입힌다.
최근에는 블랙리스트 등 당국의 감시를 피해 국외에 주소지를 둔 해외기업으로 출원하는 경우도 잦다. 동일한 상표를 몇 개씩 출원하거나, 우리 기업이 이의신청이나 무효심판을 하면 동일상표를 다시 출원해 우리 기업의 대응을 더욱 어렵게 하는 방식으로 괴롭히기도 한다고 관계자는 귀띔했다.
이러한 중국 상표브로커들은 인지도가 있는 상표들을 중국에 미리 등록하고 해당 상표를 보유한 우리 기업이 중국에 진출할 때 양도 또는 소송을 걸어 합의 명목으로 거액을 요구하는 행태를 보인다. 이렇게 되면 많은 시간과 비용이 소요됨으로 예방이 가장 효과적이라는 게 특허청의 조언이다.
특허청은 ▲ 중국 진출 전 미리 출원 ▲ 중문 브랜드 네이밍 적극 고려 ▲ 연관성 높은 상품까지 등록 ▲ 저작권으로도 등록 ▲ 주기적 모니터링 등의 조치를 강조했다.
먼저 우리 기업은 중국에 일단 진출한 후 비즈니스 상황을 보면서 상표출원을 하려는 기업이 있는데 이는 너무 늦다. 중국 진출 전 등록을 받아놓아야 한다.
둘째 우리 기업은 한글 및 영문 브랜드만 가지고 중국에 진출하는 경우가 많은데, 상표브로커의 표절을 예방하려면 한글+영문+중문 브랜드 네이밍을 병행해야 한다.
셋째 상표브로커를 염두에 두고 연관성 있는 분류의 상품에도 출원하는 게 좋다. 토탈 뷰티 경향이 일반화되고 있으므로 관련성 있는 상품이나 서비스까지 출원해 놓아야 한다.
넷째 창작성 있는 도형 상표, 캐릭터, 독특한 한글체 등으로 구성된 상표는 미리 저작원으로 등록을 해 두면 상표브로커의 상표선점을 예방할 수 있다. 저작권 등록과 동시에 상표등록을 하면 상표의 독점권을 획득할 수 있고, 분쟁 발생시 보호가 가능하다.
다섯째 중국에 상표를 등록했다고 안심해선 안된다. 내 상표와 동일 또는 유사한 상표가 출원되거나 선점되었는지 수시로 확인하고, 동일 유사 상표가 출원되는 것을 발견하면 이의신청 등 대응을 마련해야 한다.
대리상을 하던 중국 기업이 우리 기업 상표를 출원하거나, 총판과 협상이 무산되자 출원하는 경우도 있다. 우리나라 화장품기업이 한글+영문+도형으로 구성된 상표를 출원해 이 상표가 거절되자 중국 대리상이 ‘도형’ 부분만 떼내어 자기 이름으로 상표를 등록한 사례도 있다.
이럴 경우 상표법 제15조 제2항에 따라 중국 기업과 계약, 업무거래관계 혹은 기타 관계가 있어 우리 기업의 상표가 존재하고 있음을 알고 있으면서 상표를 출원하는 경우 등록을 거절시킬 수 있다.
중국 상표법 제44조제1항은 “등록된 상표가 기만 수단 또는 기타 부정당한 수단으로 등록을 받은 경우, 무효선고를 청구할 수 있다”고 규정하고 있다. 각종 규정, 판례 등에서 기타 부정당한 수단을 폭넓게 인정하고 있으므로 상표브로커 대상 무효심판에서 ‘기타 부정당한 수단으로 등록된 상표’임을 적극 주장하는 전략이 필요하다. 실제 우리나라 47개 기업이 중국 상표브로커를 대상으로 한 무효심판에서 이 조항을 적용하여 대상 상표 모두를 무효 선고하였다.
